用循环申请来抵抗商标侵权，可靠吗？

近日，笔者在处理手头某案件的时候，遇上一个比较有意思的情况，心得写出来分享给大家。

商标的循环申请，在日常实务中经常见到，许多代理机构在商标被异议、撤三、无效宣告时，会建议客户补充循环申请，鉴于目前商标审查时间很短，一般都短于商标评审案件流程，这样即使争议商标被撤销，后补充的循环申请一般也能在裁定前获得初步审定，形成商标一直有效的状态。

而商标的无效宣告，作为注册公告后对近似商标的主要打击手段，眼下是很多知名品牌“秋后算账”的首选。往往品牌在设立初期没有花费太多时间、精力在打击山寨商标上，造成部分近似品牌通过审查，形成“官方认可授权”的注册商标。而在品牌成熟阶段，想要打击时只能通过无效宣告来溯及既往，所以无效宣告的提请数量，在近年连年攀升，而且成功案件也越来越多。

因此，形成了一个局面，当近似商标被无效宣告后，仍然存在其他同类别相同商标的情况下，原商标持有人向法院起诉，是否应当受理？法院又该做出如何判决呢？

以下举出某两个案例，供阐述情况：

1、A公司是省内知名咸菜生产商，持有商标“XX地”，早在2012年通过商标异议程序中认定驰名商标保护。B公司2016年在不知情情况下申请同类别商标“XX园”，获准注册，该三字同时为B公司字号。2018年A公司提出无效宣告，经商评委裁定，“XX园”商标予以宣告无效。B公司在2018年、2019年同时提出循环申请“XX园”，均获得初步审定。此情形下，A公司应当如何处理？

2、C公司是当地知名餐饮公司“X宴楼”，品牌知名度较高，客户群体稳定。D公司在所在祥源广场内开设“祥源X宴楼”，设立该字号的餐饮公司，并且向商标局提出商标申请“祥源X宴楼”，获准注册。C公司向商标局提出无效宣告，D公司在接到无效宣告答辩和裁定书时，两次提出了循环申请，均获得初步审定。C公司赢得了无效宣告后，准备起诉D公司。

在以上案例中，被告均持有国家商标局初步审定甚至已经注册公告的商标，对于原告而言非常头疼。如果再花时间、金钱投入到新一轮的异议或者无效中，必定会带来不必要的经济负担和时间投入。但是如果直接起诉，对方的抗辩理由非常充分，又难以取得一锤定音的效果。

笔者接受了上述案件中A和D公司的委托，进行了一系列相关法律条文和实际判例的查询，形成思路如下：

1、《中华人民共和国商标法》第四十七条规定依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

首先无效宣告的提出必须是善意、维权的角度，而非是恶意、添堵的出发点，才能顺利获得司法支持。

2、《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》

第一条 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百一十九条规定的，人民法院应当受理。

原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

此条规定描述的是当被告具有恶意、不规范使用注册商标导致与被告商标近似的情况下，向法院起诉的，人民法院应当受理。

综合上述法律规定，笔者觉得可以理解为，当被告具有一定恶意，例如在使用中突出使用与他人商标相同或近似部分、在已经收到不利裁定时仍然提起循环申请、在循环申请中非使用目的的提交大量商标等，法院是可以受理并且做出侵权判决的。

而正常的行政防卫措施，如在收到被撤三、被无效宣告、被异议的答辩通知时，及时提出循环申请确保商标的有效状态，循环申请能被商标局予以初审公告，是一种较为有效的抵制措施，只是这种抵制措施是抵制不了申请人的“攀附”恶意的。

（本文所举例商标皆为虚拟，不针对任何品牌。本文由安徽天禾律师事务所陈军律师鼎力协助。）

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