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类似商品上两注册商标纠纷中认定驰名商标的必要性研究

摘要:已注册驰名商标的保护范围是否应涵盖他人在相同或类似商品(服务)上使用其注册商标的行为?对于此问题,目前在司法实践中存在不同看法。本文通过对驰名商标制度的立法目的、相关法律及司法解释的研究,以及对驰名商标(或有认驰主张的商标)与注册商标间的民事侵权纠纷案例分析,认为类似商品上已注册商标之间的纠纷不具备认定驰名商标的必要性,法院应当依据《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》,告知原告向国家知识产权局申请无效宣告,待行政程序终结后,如被告名下的注册商标被宣告无效,原告才可提起商标侵权诉讼(该诉讼仍不具有认驰的必要性)。否则,如果允许法院受理相同或类似商品上的两个注册商标之间的纠纷,并在民事诉讼中突破商标法第十三条第二款和第三款的规定,对在先注册商标认定驰名,不仅将违背驰名商标的立法本意,导致驰名商标制度被滥用,同时也容易滋生地方保护主义,导致在类似商品上的后注册商标被地方法院的民事判决实质上宣告无效,使商标法体系所设计的由国家知识产权局统一审查和审理商标授权确权案件、由北京知识产权法院和北京高院两审集中审理商标授权确权行政诉讼案件的制度失效。此外,该种操作也会在一定程度上纵容在先注册商标权利人怠于行使权利(躺在权利上睡觉),使相同或类似商品上在后合法注册商标的权利状态长期处于不稳定的状态。总之,其弊端远大于个案的所谓实体正义。


关键词:注册商标间纠纷;驰名商标;跨类别保护


目录


一、  驰名商标制度的立法目的 

二、  涉驰名商标相关的法律、司法解释条款适用分析

(一) 《商标法》第十三条分析

(二) 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条适用分析

(三) 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款适用分析

三、相关案例分析

1. 最高人民法院(2018)最高法民申3270号“爱国者数码科技有限公司、爱国者电子科技有限公司侵害商标权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书” 

2. 江苏省高级人民法院(2019)苏民终612号“张家港市甲江南酿酒有限公司与江苏张家港酿酒有限公司、永旺华东(苏州)商业有限公司新区店等侵害商标权纠纷二审民事判决书” 

3. 【经典案例】江苏省无锡市滨湖区人民法院(原江苏省无锡市郊区人民法院)(2014)锡滨知民初字第00069号“南京巴黎贝丽丝香水有限公司与无锡商业大厦大东方股份有限公司、路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司等侵害商标权纠纷一审民事判决书” 

4. 【经典案例】最高人民法院(2015)民三终字第7号“菏泽汇源罐头食品有限公司、北京汇源食品饮料有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书” 

四、结论 


#01

驰名商标制度的立法目的


本部分主要引用和参考了祝建军(深圳市中级人民法院知识产权审判庭副庭长、华东政法大学知识产权法学博士后)所著的《驰名商标认定与保护的规制》一书中的内容;姚坤所写的《驰名商标确认的误区与对策》、衣庆云所写的《驰名商标法律制度解析》、崔立红所写的《公平正义观下的驰名商标制度》等文献。


随着现代社会商业的发展,使得商标权成为人们的一项重要财产,商标成为企业商业信誉的载体。那些达到一定知名度的商标更是成为消费者选购商品时的重要经营信息。消费者购物时,可以不去了解企业本身,可信任的商标和商品之间发生了直接的联系,消费者省略了对商品来源的查证环节,而直接购买品牌商品。


“理性”的侵权人基于“搭便车”的需要,将具有一定知名度的商标用于不相同也不类似商品上。消费者基于爱屋及乌的消费心理,亦会将注意力转投到该商品上。这导致商标权人商标的显著性被稀释,商标价值减损,商标淡化的后果发生。


此时,商标法制止在相同或类似商品上使用相同或近似商标的制度设计就会失灵,驰名商标保护制度正是为了制裁上述“理性”侵权人而诞生,亦即驰名商标法律制度是在传统商标法对商标权益保护不周的情形下,为维护既有的商标制度之架构不变,又针对商标个案的特殊情况采取的特别措施。


驰名商标在本质上是商标所呈现的一种事实状态,即该商标在中国境内为相关公众广为知晓。同时,依据商标法的一般规定,运用混淆理论已无法制止“理性”的商标侵权人时,为了防止损害扩大或救济已被侵害的商标权益、防止商标的显著性被稀释、维护正常的市场竞争秩序、保护消费者的合法权益,在个案中为实现对商品或服务的跨类别保护而动态地认定该商标为驰名商标。


也就是说,驰名商标不是一种特定的商标,而是所有的商标都可能获得的一种特别保护,只要其处于驰名的状态。创设驰名商标保护制度的目的不在于给予特殊权利,而在于保持商标法的底线不被突破的前提下,给予临时性的、个案的处理。


驰名商标的认定与保护是一种对注册保护予以补充的保护机制。当注册商标权人运用我国《商标法》的一般规定已无法合理的对其商标给予保护时,不得已运用驰名商标认定与保护的这种补充机制,以便使商标权人得超越我国《商标法》的一般规定,以阻止他人随意以《商标法》“允许”的方式使用与其商标相同或者相近的商标。


因此已注册驰名商标的认定从立法目的与制度来源看,是为了解决商标权利人的知名商标在传统《商标法》制度下无法跨商品类别保护而出现的。以防止“理性”的侵权人在不违反《商标法》规定的情况下,攀附他人在先商誉,对他人具有较高知名度的商标进行跨类别的申请注册和使用,搭他人“便车”的行为。故已注册驰名商标制度本身出现的目的就是为了解决商标权的跨类别保护问题,而非针对相同或类似商品上的商标权保护。由于现有的《商标法》已经对在相同或类似商品上的商标权纠纷的解决提供了较为完善的救济措施,在相同或类似商品上的商标权纠纷不应当适用驰名商标制度解决,否则将违背商标制度的立法目的。


#02

涉驰名商标相关的法律、司法解释条款适用分析



1、《商标法》第十三条分析

《商标法》第十三条是针对驰名商标保护的法律规定。该条法律规定共有三款内容,其中第一款是对驰名商标的定义,而第二、三款是针对驰名商标保护的具体规定。该条第一款规定:“为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。”而《商标法》中涉及对驰名商标保护的具体规定只有第十三条的第二款和第三款,即第二款是针对未注册驰名商标保护的规定——“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。”第三款是针对已注册驰名商标保护的规定——“就不相同或者不相类似商品申请注册的是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”《商标法》第十三条第三款明确规定了对于已注册驰名商标进行保护的条件是 “不相同或者不相类似的商品”。《商标法》第十三条第一款是对于驰名商标的定义与适用条款的指引,本身不应单独作为对驰名商标保护的法律依据。《商标法》第十三条第一款的适用应当与同条第二款或第三款(规定对驰名商标保护的具体条款)同时适用。2001年《商标法》第十三条的第一、二款内容与2014年和2019年《商标法》第十三条第二、三款内容一致,新增的第十三条第一款的内容是对驰名商标的定义,所以《商标法》第十三条第一款不能单独适用作为主张权利的依据。

上述观点同样被2019年《商标法》第四十五条的规定所证实。《商标法》第四十五条第一款规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条……规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商评委审委会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”可见,《商标法》第十三条第一款并非是能单独作为主张权利的法律依据,即法院不能仅依据第十三条第一款认定驰名商标的保护范围可以覆盖相同或类似商品上。

在(2018)京行终5649号“国家工商行政管理总局商标评审委员会等与霍尼韦尔国际公司二审行政判决书”中部分内容涉及到商评委对《商标法》第十三条第一款的阐释:“商标法第十三条第一款关于‘为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护’的规定,系对驰名商标含义的解释,并明确驰名商标保护的前提,一般不作为评审申请的直接依据。”

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扫码读判决:(2018)京行终5649号

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在中国法院网于2020年06月19日发布的“国家知识产权局就《商标侵权判断标准》问答”中,国家知识产权局保护司负责人就驰名商标问题表示道:“驰名商标主要依照《商标法》第十三条、第十四条的规定,在不相同、不类似商品或者服务上进行跨类保护。”同样强调了驰名商标的保护主要是在不相同、不类似商品上的跨类保护。

在祝建军所著的《驰名商标认定与保护的规制》一书中同样表达了类似观点。在该书中涉及无需进行驰名商标认定的两种情形的内容中,祝建军认为:“同类商标(或服务)之商标侵权无需进行驰名商标认定。”因为在这种情况下“依据商标禁用权的效力可以实现对商标所有权的保护,无需对具体案件中的商标是否驰名作出认定。只有依据商标禁用权的规定,无法对商标所有权提供保护,但又必须实现对商品(或服务)的跨类保护时,才需要进行驰名商标的认定。”

在2020年修订的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“商标民事纠纷解释”)中同样对驰名商标侵权做出了规定。商标民事纠纷解释第一条规定:“下列行为属于商标法第五十七条第(七)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:……(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;……”此外,由最高人民法院知识产权审判庭编著的《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》(以下简称“《最高院司法解释理解与适用》”)一书在对上诉司法解释的解读中同样强调了对已注册驰名商标是在不相同或者不相类似商品上给予保护:“人民法院依法为驰名商标提供较一般注册商标更为特殊的某些法律保护,包括禁止在与已注册商标不相同或者不相类似的商品上作为商标使用,从而误导公众的行为,以及在与未注册商标相同或者类似的商品上作为商标使用,从而容易导致混淆的行为。”可见,在中国有关驰名商标保护的法律法规和司法解释中,都将对注册驰名商标的保护限定在不相同或不相类似的商品上。这符合驰名商标保护制度的立法目的,对于相同或类似商品上的商标纠纷,中国《商标法》已经提供了较为完善的保护。因此应当对有关驰名商标的保护条款内容予以严格遵守,不应随意扩大相关条款的保护范围。不应让“躺在权利上睡觉”的权利人,以驰名商标为由,成为不遵守中国《商标法》相关规定的“霸王理由”。

在司法实践中主流观点也是认为驰名商标的认定应侧重于商品或服务的跨类保护的情况。在北京市高级人民法院(2019)京行终3909号“苏宁易购集团股份有限公司等与国家工商行政管理总局商标评审委员会二审行政判决书”中,北京高院认为:“商标法第十三条第三款规定:‘就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。’认定诉争商标属于商标法第十三条第三款规定的应当不予注册并禁止使用的商标,应同时满足如下要件:1.他人的商标在诉争商标申请注册之前已经达到驰名程度;2.诉争商标是对他人驰名商标的复制、摹仿;3.诉争商标指定使用的商品与他人驰名商标核定使用的商品未构成类似商品;4.诉争商标与他人驰名商标并存容易误导公众,致使驰名商标所有人的利益受损。驰名商标的认定遵循个案保护、按需认定原则,只有在同时具备上述条件的情形下才有必要对驰名商标作出认定和保护。”

扫码读判决:(2019)京行终3909号。



2、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条适用分析

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“驰名商标解释”)第十一条规定:“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摹仿或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标,但被告的注册商标有下列情形之一的,人民法院对原告的请求不予支持:(一)已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的;(二)被告提出注册申请时,原告的商标并不驰名的。”

在2009年04月27日发布的“最高人民法院知识产权庭负责人就《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》答记者问”中,最高人民法院知识产权庭负责人对该解释起草情况和背景表示:“对司法保护中的一些问题,当事人、社会公众和一些审判人员还存在一些模糊甚至错误的认识。如对驰名商标法律制度设立的目的不清、驰名商标司法认定的范围模糊、驰名商标司法认定和保护范围的标准和尺度不统一等等。”“通过多年坚持不懈的努力,逐步建立了驰名商标个案认定、因需认定、事实认定等基本制度。……为进一步总结审判经验,完善人民法院对驰名商标的司法保护制度,增强司法保护的权威性和公信力,维护公平竞争的市场经济秩序,积极服务国家经济发展大局,最高人民法院起草了《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》……”因此该解释对《商标法》第十三条的适用极高的参考价值。

最高院知产庭负责人在该问答中表示:“司法解释第二条对于需要认定驰名商标的民事纠纷案件类型做出了规定,且在第三条中规定了不需要认定驰名商标的情形,从不同角度对驰名商标司法认定的适用范围作出限定。即只有在审理涉及驰名的注册商标跨类保护、请求停止侵害驰名的未注册商标以及有关企业名称与驰名商标冲突的侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中,才可以认定驰名商标。”在《最高院司法解释理解与适用》中在对驰名商标解释第二条关于认定商标是否驰名的使用条件部分中同样写明了与本段上述最高院知产庭负责人基本相同的语句。可见最高院同样认为已注册驰名商标的认定应适用于跨类保护中。

在该问答中,记者问了两注册商标之间的冲突问题:“对于两个注册商标之间的冲突,2008年3月实施的《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》规定,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。而此次公布的司法解释,对于注册商标与在先驰名商标的冲突人民法院可以判决禁止注册商标的使用。这是否可以理解为是进一步加强了对驰名商标的保护?”

对于该问题最高人知产庭负责人回答:“您的理解完全正确。商标法第十三条规定,对驰名商标的保护,一是禁止在相同或者类似商品上申请注册和使用复制、摹仿或者翻译他人驰名的未注册商标;二是禁止在不相同或者不相类似商品上申请注册、使用复制、摹仿或者翻译他人驰名的已注册商标。对于构成侵犯他人在先驰名商标的在后注册商标,人民法院给予驰名商标所有人禁止在后注册商标使用的民事救济,既符合商标法第十三条关于‘禁止使用’的规定精神,符合驰名商标保护实际,也有利于加强驰名商标保护。因此,司法解释第十一条做出相关规定。”同样在《最高院司法解释理解与适用》一书中在有关驰名商标解释一章关于驰名商标对抗在后相同或者近似商标的有关规定部分中基本重述了上述语句。最高院在该回答中,再一次肯定并明确了商标法第十三条对驰名商标的保护只限于该条第二、三款规定的情形。而驰名商标解释也是基于这个事实的基础上,将符合商标法第十三条第二、三款的情形纳入到了民事救济范围,因此相同或类似商品上的注册商标之间的纠纷,不应属于驰名商标解释第十一条的适用范围。

驰名商标只是商标的一种知名度状态,而不是一种特殊的商标权或特殊的商标。只要涉案商标是注册商标,就应当遵守并受到所有对注册商标的法律法规、司法解释的规制。驰名商标不是突破或不受相关法律法规规制的合法或合理理由。如果涉案商标并无在先司法或行政认驰记录,其只是注册商标,是否达到驰名状态是未知的,则更应该遵守并受到对注册商标的法律法规、司法解释的规制。

3、《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款适用分析

两注册商标之间的商标民事侵权纠纷属于《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(以下简称“权利冲突规定”)第一条第二款的调整范围,应当由知识产权行政主管机关解决。
权利冲突规定第一条第二款规定:“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。……”

最高人民法院知识产权审判庭负责人就公布2008年《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》答记者问中表示:“本规定第一条第二款是针对涉及两个注册商标之间冲突纠纷。这类纠纷的实质是双方当事人对商标的注册发生了争议。现行商标法第三十条、第四十一条规定对此设置了较为完善的商标争议程序,当事人可以据此获得相应的救济。如果商标行政评审发生失当,还可以依法进行行政诉讼。当前司法实践中基本上采取不以民事侵权纠纷受理的做法。考虑到目前我国注册商标数量多,商标近似的判断标准有较大的弹性,如将此类权利冲突纳入民事诉讼的受理范围,可能存在适用标准不一的情况,不易避免地方保护主义的倾向,不利于维护商标集中注册授权制度。鉴于此,本规定对此作出了明确规定:‘原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。’”

最高院对权利冲突规定明确表示了中国《商标法》已经对注册商标之间的冲突纠纷有了较为完善的商标争议程序,当事人可以据此获得相应的救济。中国的法院作为审判机关不应贸然介入注册商标之间的冲突纠纷,此类纠纷应属于中国知识产权主管行政机关管辖。

且《最高院司法解释理解与适用》一书中在对上述权利冲突规定第一条第二款的解读中同样表示了两个注册商标之间的权利冲突应不以民事侵权纠纷受理的观点:“对于注册商标之间的权利冲突民事纠纷不予受理,是‘考虑到现行商标法设置了较为完善的法律救济程序,且为维护现行的商标全国集中授权制度’。根据商标法第四十一条(对应2013年商标法第四十四条)的规定,对已经注册的商标有争议的,当事人可通过商标争议程序获得相应的救济。如果商标行政评审发生失当,还可以依法进行行政诉讼。当前司法实践中基本上采取不以民事侵权纠纷受理的做法。最高人民法院于2005年2月在给江苏高院请示的答复(〔2004〕民三他字第10号函)中也曾明确:‘根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项、商标法第三十条、第四十一条的规定,对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷,告知原告向有关行政主管机关申请处理,人民法院不予受理。’”

因此,对于在相同或类似商品上的两个注册商标之间的冲突纠纷(无论是否涉及驰名商标),法院应适用权利冲突规定第一条第二款的规定,认定此类纠纷应属于中国知识产权主管行政机关管辖。

#03

相关案例分析


以下四个案例为检索到的类案判决/裁定,供研究参考:

1、最高人民法院(2018)最高法民申3270号“爱国者数码科技有限公司、爱国者电子科技有限公司侵害商标权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书”



扫码读判决:(2018)最高法民申3270号。

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在最高人民法院(2018)最高法民申3270号“爱国者数码科技有限公司、爱国者电子科技有限公司侵害商标权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书”中,尽管涉及曾认驰的商标,但最高院认为:“原审法院认定:‘本案涉案商标的使用并未超乎其核定使用的商品范围,亦未超出其注册商标专用权的保护范围,本案属于《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款所指两个注册商标之间的纠纷,不属于法院民事诉讼的受案范围,可以由当事人向有关行政主管机关申请解决。’并无不当,本院予以维持。驳回了再审申请。”在本案中,可以看出最高院认为只要注册商标在其核定的商品范围内合法使用,则该注册商标与其他注册商标之间的纠纷并非是法院民事案件的管辖范围,应当属于中国知识产权主管机关管辖。

2、江苏省高级人民法院(2019)苏民终612号“张家港市甲江南酿酒有限公司与江苏张家港酿酒有限公司、永旺华东(苏州)商业有限公司新区店等侵害商标权纠纷二审民事判决书”


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扫码读判决:(2019)苏民终612号。

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江苏地区众多案例及经典案例同样表明,对于相同或类似商品上的注册商标(无论是否涉及驰名问题)之间的纠纷不是法院受案范围。在江苏省高级人民法院(2019)苏民终612号“张家港市甲江南酿酒有限公司与江苏张家港酿酒有限公司、永旺华东(苏州)商业有限公司新区店等侵害商标权纠纷二审民事判决书”中,当事双方在第33类商品上都有注册商标,在关于被控侵权商品上使用相关标识是否构成对张家港酿酒公司涉案商标(提供了在先驰名及知名度证据)专用权的侵害问题上,一审法院(苏州市中级人民法院)认为:“甲江南公司系第17106783号“老沙优黄”注册商标权人,该商标核定使用类别包含黄酒,被控侵权商品4上使用的表示与该商标相比仅在字体上略有不同,未作出明显改动,故张家港酿酒公司主张该标识构成商标侵权,属于注册商标之间的冲突问题,且张家港酿酒公司已对第17106783号“老沙优黄”提出无效宣告请求,相关争议可在商标行政确权程序中解决,故对于该问题不再予以评判。”

3、【经典案例】江苏省无锡市滨湖区人民法院(原江苏省无锡市郊区人民法院)(2014)锡滨知民初字第00069号“南京巴黎贝丽丝香水有限公司与无锡商业大厦大东方股份有限公司、路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司等侵害商标权纠纷一审民事判决书”

扫码读判决:(2014)锡滨知民初字第00069号。



在江苏省无锡市滨湖区人民法院(原江苏省无锡市郊区人民法院)经典案例(2014)锡滨知民初字第00069号“南京巴黎贝丽丝香水有限公司与无锡商业大厦大东方股份有限公司、路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司等侵害商标权纠纷一审民事判决书”中当事双方在第3类商品上都有注册商标,法院同样认为无锡商业大厦销售的涉案商品外包装对于第8881969号注册商标的使用,为正当使用。故依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款之规定,贝丽丝公司(提交了大量知名度证据)以涉案商品外包装上的注册商标与其公司在先的注册商标近似为由主张侵权责任的,可向有关行政主管机关申请解决。对此问题的判定当事双方均没有上诉。该案二审江苏省无锡市中级人民法院(2015)锡知民终字第0040号,同样为经典案例,最终判决驳回上诉,维持原判。

4、【经典案例】最高人民法院(2015)民三终字第7号“菏泽汇源罐头食品有限公司、北京汇源食品饮料有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书”

扫码读判决:(2015)民三终字第7号。


最高人民法院经典案例(2015)民三终字第7号“菏泽汇源罐头食品有限公司、北京汇源食品饮料有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书”中同样涉及类似问题,该判决中的内容非常值得参考。

该案基本案情简介:

北京汇源公司起诉称:其是第1643301号、第4683709号商标权利人,以上两商标核准注册在商品类别第32类。北京汇源公司一直将两注册商标作为核心标识使用在水果饮料、果汁等商品上。经过北京汇源公司的宣传和销售,两商标已经为广大消费者知晓,第1643301号商标于2002年3月12日被商标局认定为驰名商标。菏泽汇源公司成立于2011年,其未经北京汇源公司许可,大量生产、销售“汇源”罐头商品,在网站宣传中使用“汇源”商标。由于第1643301号、第4683709号商标系驰名商标,菏泽汇源公司使用“汇源”标识及“汇源”字号的行为构成商标侵权及不正当竞争。

菏泽汇源公司答辩称:其并未侵害北京汇源公司的商标权,亦不构成不正当竞争。1.菏泽汇源公司使用文字商标是注册在第29类,注册号为第7400527号的注册商标,与北京汇源公司要求保护的两商标核准注册商品类别不同,且菏泽汇源公司使用该商标经过了授权、转委托等手续,其使用具有合法来源。2.菏泽汇源公司在成立之前获得了第242665号“汇源图文”商标的使用权,该商标注册早于北京汇源公司要求保护的两商标等理由。

一审法院认为北京汇源公司在第32类果汁饮料上的使用与菏泽汇源公司在第29类罐头上的使用构成在相同或类似商品上的商标使用,因此本案不具备认驰的条件。

二审期间,最高人民法院在(2015)民三终字第7号“北京汇源食品饮料有限公司与菏泽汇源罐头食品有限公司侵害商标权纠纷二审民事裁定书”中认为:“本案在审理过程中,北京天之高品牌管理咨询有限公司许可菏泽汇源公司使用的第7400527号(29类)注册商标已经于2016年1月21日被国家工商行政管理总局商标评审委员会宣告无效。目前,该无效裁定正在北京知识产权法院一审行政诉讼中,尚未结案,该商标效力待定。本院认为,鉴于本案的审理需要以第7400527号商标无效纠纷行政诉讼结果为依据,而该案尚未审结,因此本案应当中止诉讼。”于是最高院于2016年12月12日裁定中止本案。

行政诉讼结束后,菏泽汇源在29类罐头上使用的商标被撤销。最高院根据北京汇源公司请求,于2017年12月6日恢复审理。

最高院认为:“一审法院认为被诉侵权水果罐头商品与涉案商标核定使用的果汁饮料构成类似商品,认定事实清楚,分析理由充分,适用法律正确……最高院法院亦认为,‘汇源’文字形态及图文组合形态的标识与北京汇源公司主张保护的涉案两商标构成要素相似。菏泽汇源公司一审答辩和二审上诉称,其核准经营的系列罐头食品上使用的是7400527号(29类)注册商标,但是目前该商标已经被生效判决宣告无效,故其该上诉理由不成立。一审法院认定菏泽汇源公司在生产销售的商品上使用图文组合标识及文字标识的行为、在网站宣传中使用图文组合标识及‘汇源’文字标识的行为构成商标侵权并无不当。在此情形下,根据按需认定驰名商标的规则,本院亦无须认定北京汇源公司的两个涉案商标为驰名商标。”

可见在最高院的该经典案例中,同样认为在相同或类似商品上的注册商标(包含驰名商标)之间的冲突纠纷不属于法院的管辖范围,从而中止了案件审理。在相关问题通过行政途径解决后,重新对案件恢复了审理。但是,根据驰名商标按需认定的规则,判定该案没有认定驰名商标的必要。

#04

结论


综上所述,由于商标法已经给予注册商标在相同或类似商品上禁止他人使用相同或近似商标的行为提供了充分的保护,如果在先注册商标权人认为他人在相同或类似商品上使用的在后注册商标与其注册商标构成近似商标,完全可以依法针对在后注册商标提起无效宣告或撤销程序(如果在后商标尚未注册,可以及时提起异议程序),待行政程序终结、在后注册商标的权利状态稳定之后,再提起民事诉讼程序。

如果允许法院受理相同或类似商品上的两个注册商标之间的纠纷,并在民事诉讼中突破商标法第十三条第二款和第三款的规定,对在先注册商标认定驰名,不仅将违背驰名商标的立法本意,导致驰名商标制度被滥用,同时也容易滋生地方保护主义,导致在类似商品上的后注册商标被地方法院的民事判决实质上宣告无效,使商标法体系所设计的由国家知识产权局统一审查和审理商标授权确权案件、由北京知识产权法院和北京高院两审集中审理商标授权确权行政诉讼案件的制度失效。此外,该种操作也会在一定程度上纵容在先注册商标权利人怠于行使权利(躺在权利上睡觉),使相同或类似商品上在后合法注册商标的权利状态一直处于不稳定的状态。总之,其弊端远大于个案的所谓实体正义。

因此,笔者认为,在相同或类似商品上已注册的两个(方)商标之间的民事纠纷,不符合商标法第十三条第二款或第三款规定的认定驰名商标的条件,不具备认定驰名商标的必要性,法院应当依据《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》,告知原告向国家知识产权局申请无效宣告请求。待行政程序终结后,如被告名下的商标被宣告无效,原告方可提起商标侵权民事诉讼,且该诉讼因不符合商标法第十三条第二款和第三款认定驰名商标的条件,不具备认定驰名商标的必要性,属于普通商标侵权案件(原告商标的知名度可以影响侵权的定性判断和侵权赔偿金额,但原告不能主张在该类案件中认定驰名商标)。

来源:知产力

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